¿Afters Ice Cream ha parodiado Off-White?

by Esther Pérez

Off-White es una marca italiana de streetwear fundada por el diseñador creativo Virgil Abloh. En noviembre de 2020, Off-White LLC presentó una demanda contra una cadena de helados, con sede en California, Afters Ice Cream Inc, al estar usando como elementos decorativos de la tienda y del merchandising, como camisetas y sudaderas, las rayas diagonales de Off-White, y otros aspectos conocidos de esta marca en términos “confusamente similares o idénticos” buscando confundir a los consumidores para que crean que sus productos son productos de Off-White o que el negocio de Afters Ice Cream está relacionado con el de Off-White. Sin embargo, ambas compañías no mantienen ningún tipo de relación de asociación o partnership.

En la respuesta a la demanda presentada por Afters Ice Cream, esta compañía afirma que no puede ser demandada por infracción de derechos de la marca Off-White, y se defiende alegando: (i) la falta de daños y lesiones, para el supuesto en el que se estime una infracción de cualquier marca de Off-White, y (ii) afirmando que no existe una infracción de marca ni competencia desleal, al tratarse de una parodia, y que en consecuencia el caso debería ser archivado. El inicio de este tipo de acciones de violación de derechos de marca se ha producido en varias ocasiones contra casos que podríamos considerar “parodias” amparables bajo la doctrina del Fair Use en Estados Unidos.

En España, la parodia de derechos de propiedad industrial, como puede ser una marca, se encuentra protegida por la Ley de Marcas, protección que se deriva de los derechos conferidos por la propia marca y, en su caso, por la Ley de Competencia Desleal, desde la órbita de los actos de confusión y la explotación de la reputación ajena.

Con carácter general, son las marcas notoriamente conocidas las utilizadas en parodias de diversa índole, como el caso señalado, debido a la alta carga informativa que poseen y a su gran nivel de asociación y recuerdo de la misma por parte del consumidor. La dilución de una marca notoria consiste en la progresiva pérdida de su poder distintivo o publicitario, lo cual puede producirse, entre otros, en los siguientes casos: (i) cuando la marca es utilizada para distinguir productos o servicios diversos; (ii) cuando la marca se vuelve genérica; (iii) cuando la marca se usa de manera parasitaria; o (iv) cuando la marca es utilizada en contextos distintos a los concurrenciales, como es el caso de las parodias.

La razón de parodiar una marca es la creación de un efecto humorístico, lo cual se contradice con la voluntad del titular de la marca que puede ver como su marca pueda perder prestigio y/o representatividad por su utilización de forma inapropiada, ya que parodia pueda afectar a su fuerza publicitaria en el mercado, y en definitiva al mensaje que traslada la marca respecto al producto que publicita.

Adicionalmente, para aquellas marcas que a su vez puedan ser consideradas como obra intelectual protegida se podrán aplicar las reglas del artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual española, que recoge que: “no será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se ínfera un daño a la obra original o a su autor”. De este modo, la parodia representa un límite a la exigencia contenida en el artículo 21 de esta ley, relativa a la autorización que el autor de la obra original ha de otorgar para que ésta pueda ser transformada.

Así, mientras que en la normativa de propiedad intelectual la finalidad es inducir a crear obras nuevas, en normativa marcaria, la finalidad es salvaguardar el carácter distintivo de los signos que se utilizan y evitar la confusión para el consumidor. Por tanto, hay trabajos que se prestan a protección con arreglo a ambos regímenes.

Otros claros ejemplos de parodias de marcas, en los que únicamente se utiliza la expresión gráfica para crear una situación cómica de un producto de una marca de lujo es la ilusión optima que creó My Other Bag (MOB) en bolsos de lona en los que representaba un Louis Vuitton, obteniendo en 2016 una resolución favorable al considerar un tribunal estadounidense que se trataba de parodia de marcas amparada bajo la doctrina del Fair Use.

En este caso, no sólo se usa una expresión gráfica, como son las líneas que identifican a la marca Off-White sino también una expresión denominativa, al añadir en algunos productos “Off-Diet”, como un juego de palabras relacionado con las calorías de los helados que comercializa Afters Ice Cream.

Este juego de palabras, amparado bajo la doctrina del fair use, también lo hemos visto en otras demandas interpuestas, por ejemplo, contra la marca “What About Yves” por Chanel por parodiar su logotipo –doble C –en camisetas y sudaderas junto con uno de los fantasmas de Cazafantasmas. Esta compañía también parodió marcas como Yves Saint Laurent (Ain’t Laurent Without Yves), Hermés (Homiés), Céline (Féline) o Gucci (Bucci).

Aunque en Estados Unidos la doctrina del fair use permite utilizar una obra protegida por derechos de autor con fines de crítica o comentario, para determinar si puede ser calificada como una parodia lícita el artículo 107, del capítulo 17, de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos establece algunos de los factores que deberán tenerse en cuenta para determinar la licitud de una parodia, sin perjuicio de acudir también a aquellos que se determinan en la jurisprudencia, y son: 1) el propósito y el carácter del uso, incluso si dicho uso es de carácter comercial o tiene fines educativos sin fines de lucro; 2) la naturaleza de la obra protegida por derechos de autor; 3) la cantidad y la sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra protegida por derecho de autor en su conjunto; y 4) el efecto de la utilización sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida por derechos de autor.

En consecuencia, la determinación de la licitud o ilicitud de los signos distintivos de la marca Off-White y de los derechos de autor relacionados con la misma dependerá de la capacidad de Afters Ice Cream para argumentar la falta de confusión en el mercado y el propósito y carácter del uso.

Related Posts

Escribe tu comentario