El titular de una marca puede prohibir la importación y exportación y la comercialización de sus productos. Caso Havaianas.

by Esther Pérez

La reciente resolución del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2021, confirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que, declara la existencia de una infracción marcaria por la demandada MPM, reconociendo el derecho del titular de la marca Havaianas, para los territorios de Europa, Oriente Medio y África, a prohibir ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo (artículo 9.2 del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo de 26 de febrero (el “Reglamento”) y artículo 34.3 de la Ley de Marcas).

La empresa titular es propietaria de las siguientes marcas de la Unión Europea, para identificar, entre otros productos de la clase 25, vestidos, calzado y sombrerería:

  • Marca núm. 8.170.953, gráfica, que consiste en:

  • Marca núm. 3.772.431, mixta, que consiste en:

  • Marca núm. 8.664.096, mixta, que consiste en:

  • Y, la marca núm. 12.092.722, mixta, que consiste en:

La empresa MPM adquirió en Panamá 21.480 sandalias originales de la marca Havaianas y las introdujo en la aduana de Bilbao en régimen de depósito aduanero. Posteriormente, estos productos fueron ofrecidos y vendidos a HS para su comercialización en el Espacio Económico Europeo (EEE), sin haber obtenido la autorización del titular de la marca.

El artículo 9 del Reglamento, cuya infracción se denuncia, expone en el apartado 1 el alcance del ius prohibendi que el registro de la marca confiere a su titular y, a continuación, en el apartado 2 especifica distintas conductas a través de las cuales se puede infringir esta prohibición. En la letra b) se refiere a “ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo”, y en la letra c) a “importar o exportar los productos con el signo”.

A este supuesto también le resulta de aplicación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de octubre de 2015 porque señala los supuestos en los que el titular de la marca puede oponerse frente al operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero: “si el ofrecimiento o la venta implican necesariamente la comercialización en la Comunidad de los productos de la marca, existe un menoscabo del derecho exclusivo conferido al titular de ésta (…) El ofrecimiento o la venta constituyen entonces un “uso [de la marca] en el tráfico económico” en el sentido del artículo 5, apartado1, de la Directiva y del artículo 9, apartado 1, del Reglamento.

Las principales conclusiones que podemos extraer de esta resolución del Tribunal Supremo son las siguientes:

  1. El operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero puede vulnerar los derechos del titular de la marca en determinados supuestos;
  2. el titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichos productos, incluso aunque se encuentren bajo el régimen de tránsito externo o depósito aduanero, cuando implican necesariamente la comercialización de éstos en la Comunidad. Sin embargo, el titular no puede invocar su derecho basándose meramente en que éste podría comercializarlas más tarde en el EEE; y
  3. la carga de la prueba del ofrecimiento o venta de los productos no comunitarios corresponde al titular de la marca, bastando la prueba indiciaria sin que quepa exigir la prueba directa de que MPM conociera que el destino de los productos de la marca Havaianas era su comercialización dentro de la UE. En este caso, el tribunal llega a la conclusión de que ha resultado probado a través de una prueba indiciaria (se pusieron a la disposición del comprador en el puerto de Dover y el tallaje se adaptaba al exigido en el Reino Unido, como finalmente sucedió).

Por tanto, como titulares de una marca podemos oponernos a la importación y exportación de los productos asociados a dicha marca, así como a su ofrecimiento y comercialización dentro del territorio de la UE.

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