La empresa titular es propietaria de las siguientes marcas de la Unión Europea, para identificar, entre otros productos de la clase 25, vestidos, calzado y sombrerería:

• Marca núm. 8.170.953, gráfica, que consiste en:

• Marca núm. 3.772.431, mixta, que consiste en:

• Marca núm. 8.664.096, mixta, que consiste en:

• Y, la marca núm. 12.092.722, mixta, que consiste en:

La empresa MPM adquirió en Panamá 21.480 sandalias originales de la marca Havaianas y las introdujo en la aduana de Bilbao en régimen de depósito aduanero. Posteriormente, estos productos fueron ofrecidos y vendidos a HS para su comercialización en el Espacio Económico Europeo (EEE), sin haber obtenido la autorización del titular de la marca.

El artículo 9 del Reglamento, cuya infracción se denuncia, expone en el apartado 1 el alcance del ius prohibendi que el registro de la marca confiere a su titular y, a continuación, en el apartado 2 especifica distintas conductas a través de las cuales se puede infringir esta prohibición. En la letra b) se refiere a “ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo”, y en la letra c) a “importar o exportar los productos con el signo”.

A este supuesto también le resulta de aplicación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de octubre de 2015 porque señala los supuestos en los que el titular de la marca puede oponerse frente al operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero: “si el ofrecimiento o la venta implican necesariamente la comercialización en la Comunidad de los productos de la marca, existe un menoscabo del derecho exclusivo conferido al titular de ésta (…) El ofrecimiento o la venta constituyen entonces un “uso [de la marca] en el tráfico económico” en el sentido del artículo 5, apartado1, de la Directiva y del artículo 9, apartado 1, del Reglamento.”

Las principales conclusiones que podemos extraer de esta resolución del Tribunal Supremo son las siguientes:

1. El operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero puede vulnerar los derechos del titular de la marca en determinados supuestos;
2. el titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichos productos, incluso aunque se encuentren bajo el régimen de tránsito externo o depósito aduanero, cuando implican necesariamente la comercialización de éstos en la Comunidad. Sin embargo, el titular no puede invocar su derecho basándose meramente en que éste podría comercializarlas más tarde en el EEE; y
3. la carga de la prueba del ofrecimiento o venta de los productos no comunitarios corresponde al titular de la marca, bastando la prueba indiciaria sin que quepa exigir la prueba directa de que MPM conociera que el destino de los productos de la marca Havaianas era su comercialización dentro de la UE. En este caso, el tribunal llega a la conclusión de que ha resultado probado a través de una prueba indiciaria (se pusieron a la disposición del comprador en el puerto de Dover y el tallaje se adaptaba al exigido en el Reino Unido, como finalmente sucedió).

Por tanto, como titulares de una marca podemos oponernos a la importación y exportación de los productos asociados a dicha marca, así como a su ofrecimiento y comercialización dentro del territorio de la UE.

El BGH decidió que los arrendatarios de locales comerciales tendrán derecho a que se les reajusten los alquileres como consecuencia del lockdown por la pandemia, pero que no existe un derecho general a la rebaja, sino que siempre habrá que tener en cuenta las circunstancias individuales de cada caso, como pueden ser las pérdidas de ventas, las ayudas estatales y las prestaciones de los seguros.

En el caso concreto se trataba de una sucursal de la empresa textil alemana Kik en la zona de Chemnitz, que tuvo que cerrar su local del 19 de marzo al 19 de abril de 2020 debido a la pandemia. Por el cierre del local, Kik no pagó a la propiedad el alquiler del mes, que ascendía a 7.850 euros. Tras una reclamación judicial del pago de la totalidad del alquiler  presentado por la propiedad, el Tribunal Regional dictó sentencia estimando la demanda y condenando a Kik al pago de la renta, a pesar de la orden de cierre del Estado. Kik siguió negándose y la siguiente instancia superior, el Tribunal Regional Superior de Dresde, dictó sentencia parcialmente estimatoria a su favor, condenando a Kik al pago de  la mitad del alquiler. El BGH ha anulado ahora esta decisión con las siguientes argumentos:

1. No puede entenderse la adaptación del contrato efectuada por el Tribunal Regional Superior en el sentido de que la renta durante el cierre del negocio se reduce a la mitad sin más, sino que hay que tener en cuenta las circunstancias concretas, porque el riesgo de restricción del uso del inmueble alquilado relacionado con la pandemia no afecta a ninguna de las dos partes del contrato de alquiler.
2. Más bien se requiere una ponderación exhaustiva del caso individual en la que, en primer lugar, es importante ver qué desventajas ha sufrido el arrendatario debido al cierre de la empresa y su duración. En el caso de un arrendatario comercial, éstas consistirán, principalmente, en una disminución concreta del volumen de negocio durante el tiempo del cierre, pero referida sólo a ese alquiler concreto,  no al volumen de negocio total del grupo.
3. También habrá que tener en cuenta qué medidas ha tomado o podría haber tomado el arrendatario para reducir las pérdidas inminentes durante el cierre del negocio. 
4. Dado que un ajuste del contrato según el principio de alteración de la base del negocio  no puede conducir a una sobrecompensación de las pérdidas sufridas, las ventajas financieras que el arrendatario haya obtenido con las prestaciones estatales recibidas para compensar las desventajas causadas por la pandemia también deben tenerse en cuenta, en principio, a la hora de examinar lo razonable de su pretensión. En este contexto, es posible que también haya que tener en cuenta las prestaciones del seguro de la empresa arrendataria, que puede estar obligado a pagar.
5. Por último, los intereses del propietario también deben tenerse en cuenta en la ponderación.

Las medidas de apoyo estatal, que se concedieron en forma de préstamo, quedan fuera de la ponderación requerida, ya que el arrendatario no logró ninguna compensación final por la pérdida de volumen de negocio sufrida.

Tras el pronunciamiento, el Tribunal Regional Superior de Dresde tendrá ahora que volver a decidir sobre el caso teniendo en cuenta las circunstancias individuales indicados por el BGH y examinar qué efectos económicos concretos tuvo el cierre del negocio para la demandada durante el período en cuestión, y si estas desventajas alcanzaron un nivel que hiciera necesario el reajuste del contrato de arrendamiento.

Artículo relacionado: Los tribunales españoles confirman la rebaja del alquiler comercial por la pandemia

AirWair, la firma del cazado Dr. Martens, había demandado a Pull&Bear en 2019 por infracción de sus derechos de propiedad intelectual en relación con cuatro estilos de calzados comercializados por Pull&Bear en EEUU y pidió además una compensación económica. Pull&Bear alegó delante del jurado estadounidense que los diseños son “genéricos”, por lo que no existe protección alguna y, por tanto, ninguna infracción a comercializar botas parecidas a los calzados Dr. Martens.

En Agosto, el jurado ya dictó su veredicto, estimando la infracción de los derechos de propiedad intelectual de Dr. Martens por Pull& Bear pero, sin embargo, desestimó la solicitud de una compensación económica por dicha infracción.

Pull&Bear había ya ha dejado de comercializar los productos objetos del litigio. A pesar de ello, el pasado 18 de noviembre de 2021, la jueza del Tribunal del Distrito Norte de California decidió prohibir a Inditex de forma permanente diseñar, fabricar, importar, exportar, distribuir, conceder licencias, vender, comercializar, publicitar, promocionar y ofrecer a la venta en los Estados Unidos el Calzado objeto de litigio  o cualquier calzado que utilice cualquiera de las siguientes imágenes comerciales de Dr. Martens:

• una combinación de costuras amarillas en la zona de la vira y un borde de la suela acanalado en dos tonos;
• un borde de la suela que incluye nervaduras longitudinales y una banda de color oscuro sobre un color claro;
• nervaduras longitudinales y una banda de color oscuro sobre un color claro en el borde exterior de la suela, costuras de ribete y una lengüeta situada en la parte superior del talón trasero del calzado; y
• la impresión visual general de las costuras de ribete, el borde de la suela acanalado, el talón en ángulo, la suela de plataforma, el patrón de tacos “quad” y la presilla del talón (el “diseño Jadon”).

Asimismo, prohibió mediante su sentencia a Inditex diseñar, fabricar, importar, enviar, entregar, vender, comercializar, exhibir, publicitar o promocionar calzado en los Estados Unidos que sea una imitación artificiosa o confusamente similar a la imagen comercial de Dr. Martens y/o a representar o dar a entender a los minoristas, clientes, distribuidores o cualquier otro cliente o cliente potencial de los productos de Inditex o de cualquier filial corporativa de Inditex (colectivamente, los “Productos ITX”) que estos Productos ITX se originan, están patrocinados, avalados o licenciados por, o que están asociados o afiliados a, AirWair o Dr. Martens.

Aquí os dejamos el texto original de la sentencia.

Inditex no ha sido la única demandada. De conformidad con la información de Financial Times, en junio 2021 la plataforma china de comercio electrónico Shein ha sido también demandada por AirWair  por una “clara intención de vender falsificaciones” y señala un producto de la web clasificado como “bota Martin”, que supone una infracción del calzado original. En la demanda presentada, AirWair le acusa a Shein de “no sólo crear copias directas” de sus diseños distintivos, sino también de utilizar “fotografías de calzado genuino de Dr. Martens para atraer a los clientes a su sitio web para comprar calzado de copia falsa”.

Shein negó todas las acusaciones y para finales de este año está programada una audiencia. El resultado del pleito contra Shein va ser seguramente otra batalla ganada a favor de AirWair. ¿Cómo lo veis? Dejadnos vuestros comentarios.

Durante el confinamiento, la mayoría de los propietarios decidieron aplazar temporalmente los alquileres comerciales. En el caso de los grandes tenedores con pymes y autónomos como inquilinos, el aplazamiento fue cubierto por el Real Decreto aprobado por el gobierno el 21 de abril, que preveía un período máximo de cuatro meses. En el preámbulo del RD 15/2020 se señalaba que se optaba por una reglamentación conforme a la cláusula rebus sic stantibus, que permite una modificación temporal de las condiciones contractuales a fin de evitar cargas excesivas a los inquilinos como consecuencia de la pandemia, siempre que concurran circunstancias nuevas, que alteren las condiciones que se tenían cuando entraron en aplicación las obligaciones en cuestión.

En el último año se presentaron varias demandas ante los tribunales españoles por el impago de alquileres comerciales debido a la crisis del Covid-19.

En una demanda interpuesta por “Implantaciones Comerciales Del Mediterráneo S.L.” (en adelante “Implantaciones Comerciales”) contra RPFI Vitoria, S.L.U.”(propietaria del centro comercial El Boulevard en Vitoria), se ha pronunciado por primera vez la Audiencia Provincial de Álava en su sentencia de fecha 30 de junio de 2021, confirmando el derecho de las tiendas a minoraciones de la renta fija por alteraciones sustanciales derivadas de la pandemia.

El contrato de alquiler firmado entre las partes en 2017, se pactó por un periodo de cinco años y la renta se fijó en base a un porcentaje del 6% aplicable sobre las ventas anuales, con una renta mínima garantizada de 2.530,32 euros mensuales, más 284,89 euros de gastos comunes.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda interpuesta por Implantaciones Comerciales  al considerar aplicable la cláusula rebus sic stantibus como consecuencia de la alteración sustancial en el equilibrio de las prestaciones del contrato producida por la situación de la pandemia, que ha determinado la declaración del estado de alarma, con cierre y limitaciones de la actividad comercial. 

Contra dicha sentencia, Implantaciones Comerciales interpuso recurso de apelación, reiterando sus pretensiones de que se deje sin efecto, desde la primera declaración del estado de alarma hasta la finalización de la relación contractual, la renta mínima garantizada y se fije la renta en función del porcentaje pactado para la renta variable. Subsidiariamente, la reducción de la renta en un 100% durante el periodo de cierre obligatorio, y el 50% durante el establecimiento del estado de alarma, hasta la finalización de la relación contractual.

Como motivos del recurso, hace mención a la distribución equitativa del desequilibrio que a su juicio no se cumple con lo resuelto, teniendo en cuenta los porcentajes de caída de las ventas. Por ello, entiende que la referencia sólo al porcentaje variable pactado es el sistema equitativo.

La cuestión controvertida se redujo en este caso a la concreción de las medidas modificadoras del contrato que permitan una redistribución equitativa y justa de las obligaciones y derechos afectados, en orden a reequilibrar sus bases esenciales.

Dada la imprevisibilidad que la causa desequilibradora despliega asimismo para el futuro, la Audiencia Provincial ve razonable y eficaz la regulación de la moderación de la renta en función de las restricciones que en cada momento se imponga para el ejercicio del negocio, bien sea el cierre o las restricciones de aforo o limitaciones de horarios de apertura al público, por lo que confirmó en su integridad la sentencia del juzgado de primera instancia, que redujo la renta mínima garantizada en un 50% durante los periodos de cierre y en un 25% en los demás afectados por otras restricciones, sin perjuicio de las moratorias que asimismo puedan acordar las partes.

La Audiencia Provincial hace hincapié en que es necesario establecer un mecanismo que distribuya entre las partes el perjuicio derivado de la situación excepcional, en cuanto desequilibra la obligación básica afectada, cual es el pago de la renta, mientras en nada se altera la cesión del uso del local.

“La carga de la renta deviene excesivamente gravosa para la arrendataria en ésos periodos, pero la supresión total de la obligación significaría transferir a la arrendadora todo el perjuicio, lo cual no es equitativo. Sin embargo, la variabilidad del importe de la renta que la arrendataria debe pagar en función del volumen de sus ventas es una incertidumbre contractual, no derivada de la situación excepcional causada por la pandemia”, Audiencia Provincial de Álava.

Se puede solicitar la protección del diseño para la apariencia de todo o solo parte de su producto. El diseño se deriva de las características de las líneas, los contornos, los colores, la forma, la textura de la superficie y/o los materiales de su producto.

Requisitos para la protección de los diseños

Los requisitos para la protección de los diseños son la novedad y el carácter singular.

• Un diseño es nuevo si no se ha divulgado antes un diseño idéntico. Si dos diseños difieren sólo en detalles inmateriales, seguirán considerándose idénticos.
• Un diseño posee carácter singular si la impresión general que transmite al usuario informado difiere de la transmitida por cualquier otro diseño anterior.

La Unión Europea ofrece una combinación de protección para los diseños de moda con un derecho no registrado a corto plazo y un derecho registrado a largo plazo. Gracias a esta protección de los dibujos y modelos comunitarios, el diseño está protegido en toda la Unión Europea (a excepción del Reino Unido desde el Brexit). Se puede presentar una única solicitud ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea “EUIPO” con sede en Alicante.

Diseños no registrados 

Los dibujos y modelos comunitarios no registrados (“UCDs”) proporcionan una protección automática y a corto plazo (hasta tres años) en toda la UE contra la copia de nuevos diseños. No es necesario registrarlo ni pagar ninguna tasa. Un UCD protege su diseño automáticamente tras su publicación. No es renovable una vez expirado el plazo de protección.

Diseños registrados 

Además de los UCDs, la UE ofrece protección para los dibujos y modelos comunitarios registrados (“RCDs”). Los RCDs sólo pueden obtenerse mediante una solicitud a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (“EUIPO”).

También se dispone de un año para registrar el diseño a partir de la fecha de su publicación y puede renovarse hasta un plazo máximo de veinticinco años, siempre que se renueve cada cinco años.

Mientras que cualquiera que haga valer un diseño no registrado tiene que demostrar que se ha producido una copia, la protección de los RCDs permite al titular de los derechos actuar contra los productos de terceros que se limitan a crear la misma “impresión general” que el diseño registrado, independientemente de que se haya demostrado la existencia de una copia o no. De este modo, los RCDs proporcionan un verdadero derecho de monopolio, con una barrera de aplicación notablemente inferior a la de los diseños no registrados.

Impacto del Brexit

Desde el Brexit, todos los RCDs existentes se han “copiado” en el Registro de Dibujos y Modelos Registrados del Reino Unido para que la protección del diseño registrado no se pierda para los titulares del derecho en el Reino Unido. Como derechos británicos totalmente independientes, pueden ser impugnados, cedidos, licenciados o renovados por separado del RCD original. El Reino Unido también cuenta con su propia forma de protección de los diseños registrados, los “UK Registered Designs” (“UKRDs”). Los UKRD sólo pueden obtenerse presentando una solicitud ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido.

Además, desde el Brexit, la protección de los diseños no registrados ya no se aplica en el Reino Unido. Se ha creado un nuevo “SUD” británico (“diseño suplementario no registrado”) para los diseños publicados por primera vez a partir del 1 de enero de 2021. Sin embargo, el Reino Unido también ofrece protección automática para todos los nuevos diseños, durante 10 años desde la primera publicación o 15 años desde su creación.

La UE y el Reino Unido exigen que la primera publicación mundial del diseño tenga lugar en el territorio de la UE o del Reino Unido, respectivamente, para que dicha protección no registrada se mantenga. Por lo tanto, es importante que las empresas elijan dónde comercializar sus nuevos productos.

De ello se desprende que las marcas/diseñadores que participen en eventos de la UE recibirán protección de los diseños en la UE, pero no en el Reino Unido. Del mismo modo, las marcas/diseñadores que lancen sus nuevos diseños en el Reino Unido recibirán automáticamente la protección de los diseños no registrados en el Reino Unido, pero no la protección de los diseños en la UE.

Todavía no está claro si la publicación simultánea de un diseño en el Reino Unido y en la UE, permite la protección en ambas jurisdicciones. Hasta que los tribunales lo aclaren, existe el riesgo de que la publicación simultánea extinga inadvertidamente ambos derechos, ya que ninguno de ellos podría alegar que se trata de la primera publicación mundial del diseño.

La Asociación para la Competencia Social (“Verband soziales Wettbewerb”)  había denunciado una publicidad subrepticia inadmisible y exigía un requerimiento judicial y costes de advertencia. Las demandas fueron presentadas contra la influencer Cathy Hummels de la Alta Baviera, la influencer de moda Leonie Hanne de Hamburgo, y la influencer de fitness Luisa-Maxime Huss de Göttingen.

En algunas imágenes, las influencers habían insertado las llamadas “tap tags“, que aparecen al hacer clic en los productos visibles en las imágenes, y nombran a las empresas o marcas de los fabricantes o proveedores de estos productos. Al hacer clic en una “tap tag“, el usuario es redirigido al perfil de Instagram de la empresa correspondiente.

Según la sentencia del BGH, los influencers están autorizados a hacer referencia a las empresas en Internet en fotos con productos sin una referencia a la publicidad, siempre y cuando no se convierte en algo demasiado promocional.

Esto se aplica, por ejemplo, a las llamadas “tap tags” en las fotos de Instagram, que redirigen a los usuarios a los perfiles de los fabricantes o las marcas.

Según el tribunal alemán, sólo existe un acto comercial a favor de otra empresa si el influencer recibe una prestación a cambio o si la contribución es “excesivamente promocional”, por ejemplo porque se elogian las ventajas de un producto sin distancia crítica y más allá de la información objetiva.

“El mero hecho de que las imágenes que muestran el producto estén provistas de “tap tags” no es suficiente para suponer dicho excedente publicitario”, dictaminaron los más altos jueces civiles de Alemania en Karlsruhe.“En cambio, un enlace a una página web del fabricante del producto representado constituye regularmente un excedente publicitario”.

Dos de las influencers demandadas ganaron su batalle ante el BGH. En el caso ” Raspberry Jam” de la influencer Luisa-Maxime Huss, sin embargo, el BGH adoptó un punto de vista diferente.

Para una publicidad sobre una mermelada de frambuesa, la influencer Luisa-Maxime había utilizado una tap tag. Al hacer clic en la imagen, aparecía una etiqueta con el nombre del fabricante. Cuando los seguidores hacían clic en él, eran redirigidos al perfil de Instagram de la empresa. Sin embargo, dado que Huss recibió una prestación a cambio de su contribución, se trató de un acto comercial a favor de su propia empresa y en todo caso, de la empresa tercera de la que recibió dicha contraprestación. Esta contribución no está suficientemente marcada como publicidad. Esto justifica según la decisión del BGH la prohibición solicitada.

Los influencers que utilizan un medio social como Instagram para vender productos, ofrecer servicios o comercializar su propia imagen están dirigiendo un negocio. La publicación de posts de estos influencers en el medio social es idónea para aumentar su notoriedad y valor publicitario y así promocionar su propio negocio.

Sin embargo, la publicación de un post -aparte del caso que nos ocupa en el que el influencer recibe una contraprestación por el mismo- sólo constituye un acto comercial a favor de otra empresa si este post es excesivamente promocional según su impresión global, por ejemplo, porque únicamente alaba las ventajas de un producto de esta empresa sin ningún tipo de distancia crítica de tal manera que la presentación se sale del marco de la información inducida por los hechos.

El mero hecho de que las imágenes que muestran el producto estén provistas de “tap tags” no es suficiente para suponer dicho excedente publicitario.

En cambio, un enlace a una página web del fabricante del producto representado constituye regularmente un excedente publicitario. El examen de si una contribución es excesivamente promocional requiere una valoración exhaustiva de los hechos por parte del tribunal, de la que carecen las demás contribuciones para cuya publicación no se ha establecido ninguna contraprestación.

En este sentido, no importa si los consumidores se dan cuenta de que el demandado está actuando a favor de su propia empresa al publicar posts en su perfil de Instagram. Debe ser reconocible para los consumidores, precisamente, el propósito de un post para promocionar otra empresa. El hecho de no revelar la finalidad comercial de un post de este tipo, provisto de “Tap Tags” y enlaces, puede inducir regularmente al consumidor a tomar una decisión comercial -hacer clic en el enlace que lleva al perfil de Instagram del fabricante- que no habría tomado de otro modo.

El BGH asume básicamente que las influencers actúan de forma comercial y promocionan su propio negocio con sus posts sobre fitness, estilo de vida o viajes. “La publicación de posts de estos influencers es idónea para aumentar su notoriedad y valor publicitario y así promocionar su propia empresa”, razonó el BGH. Sin embargo, la publicidad encubierta inadmisible requiere que una empresa financie la comercialización.

Aunque se trata de jurisprudencia alemana, la cual no es directamente aplicable en España,  en nuestra opinión es de gran interés para todos los influencers europeos y ayuda a tener en cuenta las siguientes pautas para futuros publicaciones en las redes sociales:

• La referencia a los productos es posible sin el etiquetado publicitario.
• Sólo existe un acto comercial a favor de la empresa tercera si el influencer recibe una prestación a cambio o si la contribución es “excesivamente promocional.
• El mero hecho de que las imágenes que muestran el producto estén provistas de “tap tags” no es suficiente para suponer dicho excedente publicitario”.
• En cambio, un enlace a una página web del fabricante del producto representado constituye regularmente un excedente publicitario”.

¿Cuál es tu opinión sobre esta sentencia del Tribunal Federal de Justicia de Alemania? Déjenos tu comentario.

Imagenes: @cathyhummels

“Hemos ganado. Por fin claridad”, escribe la influencer Cathy Hummels en su post el día de la victoria.

En este sentido, el artículo 101.1 del TFUE dispone que “serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:

1. fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
2. limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
3. repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
4. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
5. subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

Conforme al artículo L 420-1 del Código de Comercio francés, se establece que: “se prohíben las acciones concertadas, los acuerdos, los entendimientos expresos o tácitos o las coaliciones, incluso a través de la intermediación directa o indirecta de una empresa del grupo situada fuera de Francia, cuando tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia en un mercado, en particular cuando tiendan a:

1. Limitar el acceso al mercado o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras empresas;
2. Impedir la fijación de los precios por el libre juego del mercado favoreciendo artificialmente su subida o bajada;
3. Limitar o controlar la producción, las salidas, las inversiones o el progreso técnico; y,
4. compartir mercados o fuentes de suministro.”

A este respecto, la Autoridad de la Competencia Francesa descubrió que Luxottica había “recomendado” precios a sus distribuidores y les había animado a mantener un determinado nivel de precios de venta al público. En particular, Luxottica habría celebrado acuerdos de distribución selectiva con sus distribuidores en los que: 1) se alentaba a mantener un cierto nivel de precios en las ventas al por menor y se prohibían los descuentos y las promociones; 2) se imponía a sus distribuidores restricciones en la publicidad de los precios; 3) se llevaban a cabo prácticas para controlar los precios de venta al público, solicitando la ayuda de sus distribuidores; 4) se intervenía a los distribuidores que no aplicaban los precios establecidos; y 5) se sancionaba a quienes ignoraban sus incentivos retrasando las entregas a sus tiendas o retirándoles su autorización para distribuir algunas de sus marcas.

Estas prácticas anticompetitivas revisten cierta gravedad debido a la repercusión que tiene restringir la libre competencia del mercado, las consecuencias que estas conductas tienen para los consumidores finales y también debido a los mecanismos de vigilancia y represalia establecidos para aquellos distribuidores que no siguieran las normas y procedimientos establecidos.

Hay que tener en cuenta que aunque los productos de óptica y gafas pueden agruparse en dos categorías: (i) artículos asimilados a productos sanitarios, conforme a la Directiva 93/42/CEE de 14 de junio de 1993, como son las lentes correctoras, monturas y lentes de contacto y (ii) artículos que no son productos sanitarios, como gafas de sol, gafas deportivas y productos para el cuidado de las lentes, este procedimiento se refiere únicamente a las monturas de las gafas graduadas y a las gafas de sol, no dotadas de lentes correctoras.

Para entender este procedimiento y la decisión de la Autoridad de la Competencia francesa hay que tener en cuenta cómo se organiza este sector. De este modo, en la fabricación y distribución de monturas de gafas y gafas de sol pueden intervenir tres tipos de actores: los propietarios de marcas, fabricantes y distribuidores.

En cuanto a la fabricación, algunas empresas, como Luxottica y Mikli, fabrican ellas mismas las gafas de las marcas que poseen. Otras, como Chanel, LVMH y Dior, prefieren o, hasta hace poco preferían, subcontratar la fabricación de las gafas vendidas con su marca a terceras empresas. En este caso, celebran un contrato de licencia de marca o de distribución, concediendo al fabricante una licencia en exclusiva para utilizar su marca en la fabricación y venta al por mayor de los productos, a cambio de un canon basado en el volumen de negocio generado por dichas ventas.

Sin perjuicio de lo anterior, recientemente, las grandes casas de lujo se han implicado en la producción de monturas, mientras que antes delegaban esta actividad, por lo que algunas han resuelto sus acuerdos de licencia con algunos fabricantes.

En cuanto a la distribución, algunos propietarios de marcas tienen sus propias tiendas donde venden parte de sus productos. Sin. embargo, este método sigue siendo marginal y los interesados suelen confiar la distribución de sus productos a los fabricantes que se benefician de la licencia de explotación. Los fabricantes, por su parte, suelen recurrir a distribuidores independientes para la distribución de sus productos propios o bajo licencia.

Para determinadas marcas, consideradas como “de alta gama” o “de lujo”, pueden crearse redes de distribución selectiva destinadas a proteger la reputación y el prestigio de estas marcas. Este tipo de distribución que se basa en un proceso de selección de los puntos de venta según criterios cualitativos, como el equipamiento de la tienda, su ubicación, la presentación de los productos y la formación del personal, suele imponerse al fabricante mediante acuerdos de licencia de marca.

Algunos distribuidores de gafas optan por operar como franquicia o sucursal de una cadena de ópticas o por unirse a un grupo cooperativo. Otros son independientes y se abastecen a través de una central de compras o de referencia.

En su mayoría, las gafas de sol y las gafas ópticas se distribuyen a través de tiendas físicas. Las ventas online se han ido desarrollando desde principios de la década de 2000, pero se prevé que sólo representen el 4% del mercado en valor en 2020.

En los últimos años, el mercado de las gafas ópticas ha sido testigo de una oleada de fusiones y adquisiciones, primero, en 2018, entre Essilor -entonces el principal fabricante y vendedor de gafas del mundo- y Luxottica -el principal fabricante de monturas de gafas del mundo-, y después, entre la nueva entidad resultante de esta combinación, EssilorLuxottica, y GrandVision -el líder europeo y número dos mundial en la distribución minorista de productos ópticos y de gafas, cuya combinación finalizó el 1 de julio de 2021. Esta fusión también afectó a algunos puntos de venta online.

En consecuencia, de la decisión de la Autoridad de la Competencia francesa se desprende el establecimiento de sanciones para Chanel, Luxottica y LVMH al considerar que las cláusulas de los acuerdos de licencia celebrados entre Chanel y Luxottica, por un lado, y entre LVMH y Logo, por otro, así como los acuerdos de distribución selectiva celebrados entre Luxottica y sus distribuidores autorizados para las marcas Chanel, Prada, Dolce & Gabbana y Bulgari, prohibían todos ellos la venta online de ciertos productos y constituían restricciones anticompetitivas graves.

Para determinar la sanción impuesta a todas estas empresas, se ha tenido en cuenta por la Autoridad de la Competencia francesa, en primer lugar, el hecho de que dichas prácticas tienen como consecuencia el cierre de un canal de comercialización en detrimento de los consumidores y de los distribuidores y limitan la competencia, principalmente la competencia intramarca. Por el contrario, también se ha considerado que el daño a la economía es limitado en la venta online debido a la escasa demanda de este canal de venta en el sector, al menos para las monturas de gafas.

En el siguiente cuadro (extraído de la decisión adoptada por la Autoridad de la Competencia francesa) se desprende que las sanciones impuestas ascienden a 125 millones de euros, y son las siguientes:

Por tanto, la Autoridad de la Competencia francesa ha decidido sancionar a Luxottica y a otras marcas por las conductas que han llevado a cabo entre 2005 y 2014 basada principalmente en alentar la fijación de un cierto nivel de precios minoristas y perseguir y sancionar a los distribuidores que no cumplían con las normas que se establecían en los contratos de licencia y de distribución que celebraban con sus distribuidores.

En su sentencia del 14 de julio de 2021, el Tribunal General de la UE consideró que la marca representada en la solicitud de Guerlain si tiene, de hecho, carácter distintivo “porque se aparta significativamente de la norma y de los usos del sector de las barras de labios”, y se centró específicamente en dos puntos para fundamentar su decisión:

En primer lugar, el tribunal sostuvo que “la apreciación del carácter distintivo de una marca de la UE no se basa en la originalidad o en la falta de uso de la marca en el ámbito de los productos y servicios de que se trate”, y más aún, “la mera novedad de [una] forma no es suficiente para concluir que existe carácter distintivo”. Al mismo tiempo, el tribunal afirmó que ” una marca tridimensional construida por la forma del producto cuyo registro se solicita debe necesariamente apartarse de manera significativa de la norma o de la costumbre del sector de que se trate para que tenga carácter distintivo, por lo que la mera novedad de dicha  forma no es suficiente para concluir que existe tal carácter, ya que el criterio decisivo es la capacidad de dicha forma para cumplir la función de indicar el origen comercial.”

En segundo lugar, el tribunal declaró que el hecho de que tengan un diseño de alta calidad no significa, por sí solo, que la forma tridimensional de esos productos pueda distinguirse de los productos de otros en el mercado. Aunque el tribunal afirmó que es apropiado tener en cuenta “el aspecto estético de una marca”, tal consideración no equivale a una valoración del “atractivo del producto en cuestión” y, en cambio, se hace con el fin de determinar “si el producto es capaz de generar “un efecto visual objetivo e inusual producido por el diseño específico de dicha marca […] para el público pertinente”, y, por tanto, de diferenciarlo de otros productos del mercado.

Como resultado de sus conclusiones anteriores, el Tribunal General de la UE consideró que la forma de barra de labios de Guerlain es “inusual para una barra de labios y difiere de cualquier otra forma existente en el mercado”, lo que permite al Tribunal declarar que la marca tiene carácter distintivo y puede registrarse en la EUIPO para su uso en productos de “barra de labios”.

Eleonora Rosati, catedrática de Derecho de la Propiedad Intelectual y directora del Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de Mercado de la Universidad de Estocolmo, afirma que la decisión del Tribunal General “representa un resultado sensato y aporta algunas noticias refrescantes a los solicitantes de marcas que quieren registrar marcas de forma o menos convencionales”. También es un avance especialmente bienvenido para la industria de la moda, dice, ya que “en los últimos 2-3 años, por sí solos, las cosas han sido bastante sombrías para las solicitudes de marcas relacionadas con tales signos”. Por ejemplo, señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “sostuvo que la marca de patrón de superficie de Birkenstock carece de carácter distintivo (C-26/17 P); LVMH aún no ha podido conseguir el registro de su patrón Damier Azur (aunque las cosas pueden mejorar ahora; T-105/19); la forma de Moon Boots puede estar protegida por derechos de autor (en Italia), pero hasta ahora no ha tenido éxito en el frente de registro de marcas (1093/2019-1); y la marca de posición de Buffalo Boots aún no se ha considerado registrable (2167/2019-1)”.

Una de las últimas demandas de este tipo en contar con un pronunciamiento judicial la protagoniza, indirectamente, Bella Hadid: en el caso Jawad Elatab v. Hesperios, Inc., 1:19-cv-9678 (SDNY) la polémica surgió a raíz de una foto  de la modelo cogiendo un taxi en las calles de Nueva York. En la imagen, tomada por el fotógrafo Jawad Elatab en el 2019, Hadid aparecía vestida de pies a cabeza de la marca neoyorquina Hesperios, razón por la cual la firma la publicó en sus stories de Instagram junto con una descripción del look e información sobre la disponibilidad de las prendas. Lamentablemente, no pensaron en pedir permiso al fotógrafo o comprarle los derechos sobre la imagen antes de hacerlo, y ese fue su error. Triste ironía, pensaran en Hesperios, desde donde seguramente se habían  enviado las prendas a la modelo como regalo con la esperanza de que fuera fotografiada con ellas. Después de conseguirlo, se encuentran con que el  paparazzo les denuncia por infracción de derechos de autor. Como se suele decir, cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo.

En efecto, tanto con arreglo a la jurisprudencia norteamericana como a la legislación continental, las fotografías se consideran productos de la creatividad y, por lo tanto, pertenecen a sus autores, quienes pueden oponerse a su uso por terceros. Si bien es cierto que existen una serie de supuestos en los que este uso no se puede impedir (el fair use del derecho anglosajón: fines no comerciales o de estudio, crítica o comentario, enseñanza, etc.), aquí el juez competente entendió que Hesperios “publicó la imagen en su cuenta de Instagram como marketing para promocionar su marca”.

Por curiosa que pueda parecer, esta demanda no es sino una más dentro de una nutrida lista que se remonta al 2017, como prueba el artículo de The Fashion Law titulado “From Bella and Gigi Hadid to Goop and Virgil Abloh: A Running List of Paparazzi Copyright Suits”.

Desde nuestro punto de vista la proliferación de estas demandas no es sino una manifestación nueva de un problema que siempre ha existido en Internet: la impunidad con que la inmensa mayoría de usuarios utilizamos imágenes ajenas. El “inocente” gesto de descargar una imagen, copiarla o hacer captura de pantalla para usarla a nuestro antojo se ha trasladado ahora a las redes sociales. La cuestión es que cuando se es una marca o una celebrity y, precisamente, el objetivo es obtener la mayor visibilidad posible, el desliz puede salir caro. Así, otros ejemplos de “venganzas” de paparazzi son el caso Xposure Photo Agency Inc. v. Isabella Khiar Hadid p/k/a Bella Hadid, 2:19-cv-10587 (C.D.Cal), en el que la agencia Xposure acusó a Bella Hadid de subir a su cuenta de Instagram fotos de ella misma que no le pertenecían, sumándose con ello a la “piratería sistémica” que “perjudica el mercado presente y futuro de fotografías originales”; o el caso Splash News and Picture Agency, LLC v. Lopez, 2:19-cv-08598 (C.D. Cal.), protagonizado por una foto de Jennifer Lopez y su ex-novio Alex Rodriguez paseando por Nueva York, tomada por un fotógrafo de Splash News y que Lopez utilizó sin autorización ninguna en su cuenta de Instagram.

En todas estas demandas, que suelen saldarse con acuerdos extrajudiciales, los demandantes señalan que la envergadura de las cuentas de Instagram de los demandados y los ingresos que les generan convierten cualquiera de sus publicaciones en actos de naturaleza comercial y promocional, lo que anularía cualquier posible alegación de fair use. A todos los niños de los 90 que crecimos con el ruido de fondo de los “programas del corazón” no habrá de escapársenos la ironía de que ahora sean los paparazzi y las revistas los que demandan a los famosos por “arrebatarles” las fotos que les hacen.

Nótese que aquí el quid de la cuestión no es si es lícito o no tomar fotos de los sujetos, que lo es.  En todos los casos hablamos de imágenes  tomadas en la via pública o en un contexto relacionado las actividades profesionales de personajes que gozan de notoriedad, por lo que no habría violación de sus derechos fundamentales.

No obstante, este es un tema en el que la escasez de resoluciones judiciales da lugar a posiciones alternativas. Valga como ejemplo la demanda Odell Beckham Jr v. Splash News and Picture Agency, LLC and Miles Diggs, 2:18-cv-01001 (E.D. La.). Si bien no tenía como escenario el mundo de la moda,  presentaba el mismo problema pero enfocado de otra manera. Según The Fashion Law, en un cambio de papeles, el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr., de los Cleveland Browns, demandó al fotógrafo Miles Diggs y a la agencia de Los Angeles Splash News & Picture Agency por un presunto intento de extorsionarle $40,000 después de que él subiera una foto de sí mismo a su cuenta de Instagram. “La audacia de Splash News de exigir un pago por parte de Beckham – la propia persona que da valor a las fotos – es chocante, apesta a mala fe y pone de manifiesto el comportamiento troll de Diggs y Splash.”, declaraba la demanda. “La única razón por la que las fotos tienen valor es porque muestran a Beckham”(…) “y sin embargo, él no ha recibido compensación alguna”, añadía en un arranque de inspiración, proponiendo así una línea de ataque que va más allá del ámbito de la propiedad intelectual. 

Como era de esperar, la disputa acabó resolviéndose fuera de los tribunales, pero las  cuestiones que plantea quedan en el aire: ¿quién aporta valor a quién, el famoso al fotógrafo o el fotógrafo al famoso? ¿Qué vino antes, el huevo o la gallina -o mejor dicho- la celebrity o el papparazo?

Imagen: La Dolce Vita, Federico Fellini (1960)

Por primera vez, una ley obliga a las empresas a responsabilizarse de las personas en sus cadenas de suministro. El respeto de los derechos humanos debe garantizarse mediante la aplicación de determinadas obligaciones de diligencia debida para proteger las mencionadas posiciones jurídicas. En este contexto, el legislador exige un análisis exhaustivo de los riesgos, así como medidas preventivas y correctoras que se apoyen mutuamente y estén interrelacionadas, todo ello con el fin de evitar el trabajo infantil y forzado, las condiciones laborales inhumanas y la destrucción del medio ambiente en la producción.

A partir de 2023, todas las empresas, independientemente de su forma jurídica, que tengan su domicilio social, su sede social o su centro de actividad principal, así como una sucursal en Alemania con más de 3.000 empleados, y a partir de 2024 las empresas con más de 1.000 empleados, estarán obligadas a identificar los riesgos de violación de los derechos humanos y de destrucción del medio ambiente en sus cadenas de proveedores directos, y si es necesario también en los de proveedores indirectos, a tomar contramedidas y a documentarlas en la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA).

Las empresas deben aplicar obligaciones de gran alcance en materia de organización, auditoría y actuación, así como de documentación e información. La cuestión de si una empresa ha cumplido con sus obligaciones de diligencia debida se decide en el marco de una evaluación de riesgos individual y requiere la inclusión de varios factores como las condiciones y el marco legal en el lugar de producción (por ejemplo, el trabajo infantil en los países del tercer mundo, la seguridad laboral en la producción textil).

Si no se aplican las obligaciones de diligencia debida, existe el riesgo de que se inicie un procedimiento de infracción administrativa. En particular, debido al procedimiento altamente formalizado asociado a las diversas obligaciones de información, cabe suponer que la aplicación tardía o incompleta dará lugar a procedimientos de sanciones con multas de hasta 800.000 euros. No se excluyó de la ley la responsabilidad civil por daños y perjuicios por separado. Las normas generales de responsabilidad civil siguen en vigor.

Las asociaciones del sector, sobre todo la Asociación de la Industria Textil y de la Moda Alemana (Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie), critican desde hace tiempo una ley nacional y el momento de su introducción en plena crisis de Corona, pero también ven su necesidad. Pero la introducción de una ley puramente nacional les parece cuestionable, ya que ven en ello un riesgo de que se debilite así la competitividad de su mediana industria e impondrá nuevas cargas burocráticas adicionales a las empresas nacionales. “La ley podría hacer que las empresas alemanas dejen de ser competitivas y tengan que abandonar el mercado. Esto no serviría a nadie, y menos a los habitantes de los países productores”, explica Uwe Mazura, Director General de la Asociación Alemana del Textil y la Moda.

Muchas empresas también se sienten indirectamente afectadas por la ley, por ejemplo a través de subidas de precios o por su papel de proveedoras de grandes empresas. Las empresas además temen los riesgos legales en materia de responsabilidad y dudan de la posibilidad práctica de controlar eficazmente las normas de producción de sus proveedores. La ley cubre muy pocas empresas y hace demasiadas excepciones a las obligaciones de diligencia debida. Niega a los afectados el derecho a una indemnización y desgraciadamente no marca una señal para la protección del clima en las cadenas de suministro.

En toda Alemania, 600 empresas se ven afectadas por la ley en un primer momento. En el sector de la moda hay muchas menos. Puma es una de ellas: “Apoyamos la intención de la Ley de Cadena de Suministro de garantizar unas cadenas de suministro transparentes y justas. La empresa deportiva Puma lleva más de 20 años trabajando en condiciones laborales justas con sus proveedores. Por ejemplo, somos un miembro acreditado de la Asociación de Trabajo Justo desde 2007”, dijo la sede de la empresa en Herzogenaurach (Alemania) en respuesta a una consulta de la editorial alemana Textilwirtschaft. 

Aunque la Ley de Cadena de Suministro alemana significa un éxito para la sociedad civil y una buena noticia para todos los que trabajan en condiciones de explotación en las cadenas de suministro de las empresas alemanas, se sigue esperando una solución europea que cubra a todas las empresas por igual, independientemente de su sede. “Esto supondría una unificación de la legislación a nivel europeo y garantizaría la validez de estas normas para todos los participantes en el mercado”, dijo un portavoz de Puma.

A la Ley de Cadena de Suministro alemana le seguirán otras normativas. El legislador europeo ya se ha pronunciado a favor de una ley de cadena de suministro mucho más estricta. La propuesta de directiva de la Comisión Europea va más allá de la Ley de Cadena de Suministro alemana y prevé también la responsabilidad civil, entre otras cosas. El objetivo es su aplicación a partir de 2024.

En la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en las cadenas de suministro, todavía estamos muy lejos de alcanzar el objetivo, pero con la Ley de Cadena de Suministro alemana se está haciendo un primer paso hacia la dirección correcta.